Guantanamera pierde demanda de marca contra partido sueco por “DUO”

La semana pasada, un juez federal otorgó a Swedish Match, Sam's Club y Costco una victoria en una demanda de marca registrada presentada por Guantanamera Cigars Co.

El juez Jonathan Goodman, juez magistrado del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, falló en contra del demandante en Guantanamera Cigars Co. contra SMCI Holding, Inc., et al. En 2021, Guantanamera presentó una demanda contra Swedish Match y los minoristas por la venta de White Owl Duos, que según Guantanamera infringió su marca registrada “DUO”, que otorgó en enero de 2009.

Después de que la mediación no logró que las partes llegaran a un acuerdo, Goodman presidió un juicio sin jurado en marzo de este año.

White Owl Duos se introdujo en 2020. Swedish Match, propietaria de la popular marca de cigarros, empaquetó dos cigarros diferentes con sabores complementarios, como cigarros con sabor a fresa y limonada, en una sola bolsa de aluminio. La serie Guantanamera DUO es un cigarro premium de relleno largo que utiliza un cigarro nicaragüense de 10 años. habano envoltorio sobre un hondureño habano ligero aglutinante y cargas de Nicaragua.

Goodman dictaminó que Guantanamera “pudo establecer dos de los siete factores utilizados para determinar si existe la probabilidad de confusión entre los consumidores de cigarros, pero no logró inclinar la balanza a su favor”. Aparentemente, la parte más central de esta decisión es que Guantanamera “reconoce que no tiene evidencia de ni un solo caso de confusión real, que a menudo se cita como uno de los más importantes de los siete factores”, según Goodman.

El juez escribió:

GCC no proporcionó ninguna evidencia de encuesta o testimonio de testigos expertos con respecto a la confusión real o incluso a la probabilidad de confusión. Dado el tiempo que los productos de las partes coexistieron y las amplias cifras de ventas de los dúos WHITE OWL, el Tribunal ciertamente esperaría evidencia de confusión real si algún consumidor estuviera realmente confundido. Pero no hubo ninguno.

El hecho de que el demandante no presente evidencia de confusión real no se debe a una falta de esfuerzo. El presidente y fundador de GCC testificó que él y sus abogados monitorearon activamente el mercado en busca de posibles infractores de su marca DUO. El presidente también testificó que tenía interacciones diarias continuas con sus clientes y que había visitado personalmente tiendas de conveniencia y gasolineras casi semanalmente durante el período de tiempo relevante. Sin embargo, admitió que se enteró por primera vez de los cigarrillos de dúo WHITE OWL solo a través de sus abogados en abril de 2021, un año después de su presentación. Este factor pesa a favor de Swedish Match.

Goodman dictaminó que debido a que Swedish Match fabrica cigarros y cigarros premium, un consumidor podría creer que el DUO de White Owl y el DUO de Guantanamera provienen de la misma compañía. Además, Swedish Match no cuestionó la fuerza de la marca registrada, otra victoria para Guantanamera.

Sin embargo, la diferencia en los productos en sí, las diferencias en los lugares donde se venden y la falta de evidencia de cualquier confusión real fueron demasiado para que Guantanamera los superara a los ojos de Goodman. Falló en contra de Guantanamera el 2 de junio y ayer desestimó formalmente el caso.

“Aunque Swedish Match respeta los derechos legítimos de los propietarios de marcas registradas, se defenderá enérgicamente contra los intentos de evitar que él y sus clientes usen de manera legal y justa palabras apropiadas para sus productos”, dijo Charles Cantine, el abogado principal de los demandados, en un comunicado. . Un correo electrónico enviado al abogado de Guantanamera en busca de comentarios no fue devuelto.

Esta no era la primera vez que Guantanamera demandaba por la marca registrada DUO. En 2018, la compañía demandó a Royal Agio Cigars sobre su Serie Balmoral Firmas Dueto. Ese caso se resolvió en 2020. Guantanamera también estuvo involucrado en numerosas disputas legales con Habanos S.A. por los intentos de la empresa cubana de registrar “Guantanamera” en EE.UU.